הבעלים של שתי מסעדות בשרים ברמת גן בשם "שמש" היה הבעלים של שלושה סימני מסחר: "שמש" "מטעמי שמש" ו"שווארמה שמש". כאשר נפתחה ברמת החייל בתל אביב מסעדת שמש על ידי מתחרה, פנה אל בית המשפט המחוזי בתביעה על הפרת סימני המסחר שלו, ובין היתר עתר לסעד של צו מניעה שיאסור על השימוש האמור עד להכרעה בתביעה העיקרית. בית המשפט המחוזי בתל אביב נעתר לבקשתו במסגרת צו המניעה ואסר על הנתבע את השימוש במילה שמש וקבע כי התובע עמד בנטל ההוכחה הנדרש כי צבר לכאורה במשך השנים מוניטין בגין שמות המסחר בתחום המסעדות מסוג המסעדות אשר הפעיל, כי קיים דמיון מטעה בין שלטי התובע ושלטי הנתבע, והשימוש במילה שמש על ידי המתחרה מהווה הפרת סימן מסחר וגניבת עין – קרי יצירת הרושם המוטעה של קשר בין שני בתי העסק על מנת להטעות לקוחות. על ההחלטה האמורה פנה הנתבע אל בית המשפט העליון אשר דן בהיקף ההגנה אשר יש להעניק לבעלים של סימן מסחר בתחומי הקניין הרוחני.
סימן מסחרי הוא שם או אוסף של מילים אשר משמשים עוסק לצורך עסק, שירות, מוצר, מותג וכיו"ב. סימן מסחרי נרשם אצל רשם סימני המסחר ומקבל הגנה מתוקף היותו סימן מסחרי רשום של בעליו הראשונים ומעת רישומו אסור לשימוש על ידי אחרים. סימן מסחרי יכול להתחלק, כפי שתאר זאת בית המשפט העליון לאחרונה לארבעה סוגים
בקצה האחד של הסקאלה מצויים השמות הגנריים – המתארים את הסוג או הזן של המוצר או השירות, כמו המילה מקרר, המילה פילינג וכיו"ב מילים כלליות המשמשות את כל בעלי העסקה, השירות או המוצר ועל כן אינו זכאי להגנה.
מנגד מצויים השמות המרמזים – שמות שבתוכם ניתן לקבל רמז על המוצר או השירות מבלי שתואר במפורש, ושמות שרירותיים או דמיוניים – שהומצאו לצורך המוצר או השירות אשר אין בינם לבין המוצר או השירות דבר (לעיתים אלו ראשי תיבות של הממציאים או שילובים שונים של אותיות) אשר לרוב יקבלו הגנה מלאה בתחום סימני המסחר וגניבת העין.
בין לבין מצויים השמות התיאוריים – המתארים את המוצר או השירות, ואלה אינם זוכים להגנה, שכן אין זה הוגן לאפשר לעוסק לקבל מוניטין על מילת תואר כללית מן השפה השגורה, אלא אם הוכח כי הם רכשו "משמעות שנייה" או "אופי מבחין". לצורך הבחינה האם סימן מסחר תיאורי רכש אופי מבחין או משמעות נוספת, יש לשאול האם השם יצר לעצמו בקרב הציבור זיהוי בינו ובין מקורו.
בית המשפט בחן לאיזו קטגוריה תיפול המילה "שמש" ואכן הסכים כי אין קשר ישיר בין גרם השמים ובין הטובין אשר מוכרים הצדדים. אלא שאז התייחס בית המשפט למילים אשר הן בעלות גוון אוניברסאלי, ואשר על אף שאינן מתארות תיאור חד משמעי של הטובין אליהן הן מוצמדות, הן בעלות קונוטציה ברורה הבאה לתאר את הטובין, ונתן לשם כך את דוגמת המילה "זהב" אשר באה לציין איכות מעולה גם אם הטובין אינם עשויים מאותה המתכת. במאמר מוסגר אוסיף כי גם המילה "דבש" יכולה להיכנס לקטגוריה הזו בעיקר בתחום המזון.
לפיכך, קבע בית המשפט:
"באשר למילה "שמש", הרי זו אינה משמשת רק לצורך זיהויו של גרם השמים סביבו אנו חגים. מדובר במילה אשר מקושרות לה גם משמעויות שונות, כגון שמחה, מרכזיות, בהירות וכדומה. אמת, בשונה מהמילה "זהב", אין זה נהוג לעשות שימוש שגרתי במילה "שמש" לתיאור איכות או טיב. על כן, קשה יותר לקבוע כי מילה זו נחשבת תמיד לשם תיאורי. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שמדובר במילה שיש לה משמעות אוניברסאלית".
למרות שבית המשפט לא הכריע האם המילה קנתה לה אופי מבחין או משמעות שניה אשר תאפשר לה להגן על סימן המסחר של התובע בבית המשפט המחוזי, הרי שקבע כי יש לתת לבעייתיות בקביעה משקל בעת ההחלטה על צו המניעה, וכי האיסור שהטיל בית המשפט המחוזי על השימוש במילה שמש כליל, היה גורף. לפיכך אישר בית המשפט העליון שימוש של המסעדה ברמת החייל במילה שמש בשלטיה, תפריטיה וכיו"ב במגבלות אשר ציין, כמו השוואת המילים "טעים אש" לגודל המילה "שמש" על מנת שזו לא תבלוט על פני האחרות, והגדלת ציור הלהבות המופיע לצד המילים האמורות.
בית המשפט העליון שומר בפסק הדין על האיזון הראוי בין זכויותיו של בעל סימן מסחר בעסק בסימן מסחר או בשם עסק, ובין השמירה מפני מונופול שעשוי להיווצר על מילים השגורות בשפתנו. אמנם פסק הדין דן בשלב זה רק בעניין צו המניעה ואין בכך כדי להכריע את התביעה כולה, אך יש בכך כדי להוות הלכה מחייבת לגבי הזהירות שיש לנקוט בעת בחינת היקף הזכות הניתנת לשם עסק.
האמור לעיל מהווה מאמר כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל סוג.
